인공지능 기반 상표 출원 시 규정

인공지능 기반 상표 출원 시 규정

 

최근 미국 특허청의 인공지능 기반 도구
사용에 대한 실무 지침 발표 
  
— 특허, 상표 출원 시 인공지능 사용은 가능하나, 인공지능 사용으로 인해
— 발생하는 다양한 의무들이 존재
— AI 사용시 사용 약관, 개인정보 보호 정책, 사이버 보안 정책을 숙지하여
— 해외 출원 라이선스 규정 및 수출 규정 등 법규와 규칙 준수해야

2023년 10월 바이든 대통령의 인공지능(Artificial Intelligence, 이하 AI) 관련 행정 명령에 따라 2024년 4월 11일 미국 특허청(이하 USPTO)은 연방 관보에 “미국 특허청의 인공지능 기반 도구 사용에 대한 지침(Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office)”을 발표1했다. 이 지침에서 USPTO는 “기존 USPTO의 규정이 인공지능 사용의 잠재적 위험으로부터 USPTO의 생태계를 보호하고 있다”고 언급하였다. AI 도구를 이용하는 특허 전문가는 이 문서를 숙지해야 할 것이다.

위의 지침은 USPTO에 제기된 다양한 인공지능 관련 문제와 관련하여 AI 서비스 사용에 대한 USPTO의 현재 입장에 대한 통찰력을 제공한다. USPTO는 AI의 이점을 인정하고 있으며, 현재 실무자가 AI를 초안 작성 도구로 사용하는지 여부를 공개할 의무는 없지만, AI 사용으로 인해 발생하는 다양한 의무2가 있다. 이번 달 지식재산보호원 미국 동부 IP센터 뉴스레터에서는 인공지능에 대한 다양한 논의가 발전해가는 현 시점에서, 최근의 미국 특허청의 인공지능 기반 도구 사용에 대한 지침을 살펴보고, 실무에서 유의할 점을 짚어 보고자 한다.


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Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office, https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/11/2024-07629/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent

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Guidance on use of artificial intelligence-based tools in practice before the United States Patent and Trademark Office (K&L Gates), https://www.iplawwatch.com/2024/04/18/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent-and-trademark-office/#page=1

인공지능 사용에 대한 USPTO의 기존 규정 적용

인공지능, 특히 생성형 AI 기술이 발전함에 따라 다양한 분야의 전문가들이 새로운 업무에 새로운 기술을 적용하고 있다. 특허 전문가도 마찬가지다. “대규모 언어 모델(LLM)과 생성형 AI의 등장으로 법률 전문가와 특허청에서 일하는 다른 사람들은 현재 콘텐츠를 만들고, 법률 연구 자료를 작성하고, 실사 조사를 수행하고, 법원 판결문에 포함된 법률적 원칙을 추출하고, 증인 신문 준비를 지원할 수 있는 인공지능 기반 솔루션을 여러 경로로 접하고 있다.”라고 USPTO는 밝혔다.3

그림1. 버지니아 알렉산드리아에 위치한 미국 특허청 헤드쿼터4

이러한 AI의 적용은 효율성 향상과 같은 무수한 이점을 제공할 수 있지만, USPTO는 그럼에도 불구하고 “이러한 기술을 사용할 때 발생하는 법적 및 윤리적 고려 사항”이 있다고 언급하였다. 그렇지만, USPTO는 인공지능이라는 새로운 기술의 출현으로 기존의 USPTO의 규칙을 변경할 필요는 아직 없다는 입장을 견지5하였다. 다양한 AI 관련 프로젝트를 진행하고, 여러 방향으로 검토를 거친 후 USPTO는 “기존의 USPTO 규칙이 인공지능 사용의 잠재적 위험으로부터 USPTO의 생태계를 보호할 수 있다”고 판단했다. USPTO는 위의 지침을 통해 실무자가 특허 출원서 등을 작성할 때 AI 도구를 배포하여 위반할 수 있는 몇 가지 기존 규칙을 열거6했는데, 이를 하나씩 살펴보도록 하겠다.

 

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USPTO Issues Guidance on AI Use to Patent Professionals — AI: The Washington Report, https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/54731/2024-04-18-uspto-issues-guidance-ai-use-patent-professionals-ai#page=1

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사진 출처: 미국 특허청 홈페이지

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Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office, https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/11/2024-07629/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent

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정직과 신의성실의 의무

특허 및 상표 심사, 재심사, 이의신청, PTAB/TTAB 문제 등 USPTO 절차에 관여하는 모든 사람은 37 CFR 11.303에 따라 솔직하고 성실하게 임할 의무가 있다. 특허의 경우 37 CFR 1.56에 따라 특허 적격성에 대한 모든 정보 자료를 특허청에 공개해야 한다. 이러한 의무는 USPTO와의 모든 상호작용에 적용된다.7 이 의무는 특허 심사관과의 상호작용뿐 아니라 “USPTO에서 진행되는 소송과 관련된 기타 상호 작용”에도 적용된다. USPTO는 이번 지침에서 특허 적격성에 중요한 모든 정보를 공개할 의무가 “발명가, 당사자 및 실무자가 특허 적격성에 중요한… AI 도구를 사용하는 경우”까지 확대된다고 언급8했다. 보다 구체적으로, 정직과 선의의 의무는 USPTO에서 출원을 진행하는 개인의 개인적인 행동 뿐만 아니라 “이러한 개인이 AI 도구를 포함한 모든 자동화된 도구로 취하는 행동”에도 적용된다. 요약하면, ‘모든’ 관련 당사자의 AI 도구 사용이 특허 적격성에 중요한 영향을 미치는 경우 이를 공개해야 한다.

서명 요건 준수 및 문서 내용 사전 확인
미국 특허청의 서명 요건에 따르면 일반적으로 “미국 특허청에 제출되는 모든 특허 관련 서류(correspondence)에는 반드시 자연인(본인)의 서명이 있어야 한다”고 명시9되어 있다. 이 요건은 어떤 사람이 다른 사람을 대신하여 서명하는 것을 허용하지 않으며, 원래 서명해야 하는 사람이 타인에게 서명하도록 지시한 경우에도 마찬가지10이다. USPTO는 특허 관련 서류를 제출하는 당사자가 “당사자가 알고 있는 모든 진술이 사실임”을 증명하기 위해 이 요건을 마련했다고 명시하였다. 따라서 고의적인 허위 진술은 벌금형 또는 징역형11에 처해질 수 있다. 이 요건 때문에 USPTO에 제출된 서류에 인공지능 도구 또는 기타 자연인이 아닌 사람이 서명하는 것도 허용되지 않는다. 즉, “사람이 직접 서명하지 않고 인공지능 도구가 사람의 서명을 대신하는 것”은 규칙을 준수하지 않는 것12이다.

또한 문서 초안을 작성하거나 편집할 때 인공지능 도구를 사용하는 경우에도 당사자는 문서 내용을 검토하고 해당 문서가 제대로 작성되었는지 확인13해야 한다. 예를 들어, 생성 인공지능 시스템이 정보를 누락하거나 잘못 진술하거나 심지어 ‘환각’ 또는 ‘혼동’할 수 있는 가능성을 고려할 때, 특허청에 서면을 제출하는 당사자는 서면의 모든 진술이 자신이 알고 있는 사실이며 사실이라고 믿어지는 정보에 근거하여 작성되었는지 확인하고 인증하여야14 한다. 오류 또는 중대한 사실을 알고 있는 상태에서 서면을 특허청에 제출하는 것은 정직과 신의성실의 의무를 위반하는 것이다.15

그림2. 앞으로 다양한 분야에 더욱 많이 활용될 것으로 예상되는 인공지능16

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USPTO Issues New Guidance on Use of AI Tools in Patent and Trade Mark Practice, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3a1a0648-0243-4e6f-9fb2-9a8275b6c827&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=AIPLA+2013+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2024-04-26&utm_term=

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Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States USPTO Issues Guidance on AI Use to Patent Professionals — AI: The Washington Report, https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/54731/2024-04-18-uspto-issues-guidance-ai-use-patent-professionals-ai#page=1

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Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office, https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/11/2024-07629/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent

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USPTO Issues Guidance on AI Use to Patent Professionals — AI: The Washington Report, https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/54731/2024-04-18-uspto-issues-guidance-ai-use-patent-professionals-ai#page=1

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USPTO Issues New Guidance on Use of AI Tools in Patent and Trade Mark Practice, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3a1a0648-0243-4e6f-9fb2-9a8275b6c827&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=AIPLA+2013+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2024-04-26&utm_term=

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USPTO Issues Guidance on AI Use to Patent Professionals — AI: The Washington Report, https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/54731/2024-04-18-uspto-issues-guidance-ai-use-patent-professionals-ai#page=1

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사진 출처: Pixabay
정보 공개 명세서(IDS)를 작성하는 데
사용되는 인공지능

인공지능 도구에는 IDS에 인용할 선행 기술 참고 문헌을 수집하는 기능도 있다. USPTO는 실무자에게 이러한 도구를 사용하면 IDS 제출 규모가 커질 수 있다고 경고17하였다. 실무자는 모든 참고 문헌을 확인하고 관련 없는 선행 기술을 제거하지 않고 IDS를 USPTO에 제출해서는 안될 것이다. 인용된 각 참고 문헌을 검토하지 않고 IDS를 제출하는 것은 위에서 설명한 37 C.F.R. § 11.18의 의무를 위반할 뿐만 아니라 심사관에게 과도한 부담을 주지 않아야 할 의무도 위반18하는 것이다. 이는 제3자가 제출한 출원 전 제출물(third party preissuance submissions)에도 적용된다.


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Guidance on use of artificial intelligence-based tools in practice before the United States Patent and Trademark Office (K&L Gates), https://www.iplawwatch.com/2024/04/18/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent-and-trademark-office/#page=1

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정보의 기밀 유지

USPTO의 정보 기밀 유지 규칙에 따라 실무자는 “제한된 상황을 제외하고 고객 정보의 기밀을 유지”해야 한다.19 USPTO는 이번 지침에서 “실무에서 AI를 사용하면 매우 민감한 기술 정보를 포함하여 고객에게 민감하거나 기밀인 정보가 의도치 않게 제3자에게 공개될 수 있다”고 지적한다. 이러한 기밀 정보의 유출은 예를 들어 “선행 기술 검색을 수행하거나 명세서, 청구항 또는 사무소 조치에 대한 답변 초안을 생성하기 위해 발명의 일부를 AI 시스템에 입력하는 경우”에 발생20할 수 있다. 따라서 USPTO는 “실무자가 제3자의 서비스에 의존하여 독점적인 AI 도구를 개발하거나, 제3자 스토리지에 고객 데이터를 저장하거나, 상용 AI 도구를 구매하는 경우, 실무자는 고객 데이터의 기밀이 유지되도록 특히 주의해야 한다”고 경고한다. 즉, 특허청에 문서를 제출하는 실무자들은 AI 도구의 사용이 고객 정보의 기밀성을 침해하지 않도록 사전에 예방해야 할 것이다.

그림3. 인공지능 사용시 고객의 정보가 유출되지 않도록 주의해야 한다.21

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Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office, https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/11/2024-07629/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent

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USPTO Issues Guidance on AI Use to Patent Professionals — AI: The Washington Report, https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/54731/2024-04-18-uspto-issues-guidance-ai-use-patent-professionals-ai#page=1

 
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사진 출처: Pixabay
해외 출원 라이선스 및 수출 규정

외국에 특허를 출원하려는 특허 실무자는 특정 외국 출원 라이선스 및 수출 규정의 적용을 받는다. 미국 특허청의 특허 심사 절차 매뉴얼(MPEP)은 “특허 출원의 준비, 출원 또는 가능한 출원 및 심사와 관련된 목적으로 특허 출원의 형태 또는 어떤 형태로든 기술 데이터를 수출하기 전에” 출원인이 외국 출원 라이선스를 취득할 것을 요구22한다. 예를 들어, 특정 상황에서 실무자는 발명이 미국에서 이루어진 경우 외국에 특허를 출원하기 전에 미국 특허청장으로부터 라이선스를 취득해야 하는데, 미국 특허청은 중요한 기술에 대해서는 외국 출원 라이선스 발급을 승인하지 않는다. 보통 중요한 기술에 대해 외국 출원 라이선스를 발급하는 경우는 외국에 특허를 반드시 출원해야 할 이유가 있는 경우에 국한23된다. 따라서 중요한 기술을 외국에 출원해야 하는 출원인은 반드시 상무부 산업안보국(BIS)에 문의하여 적절한 허가를 받아야 한다. 인공지능과 관련하여 USPTO는 “실무자는 인공지능 도구가 미국 외부에 위치한 서버를 활용할 수 있다는 점을 염두에 두어야 하며, 이러한 도구에 입력된 데이터가 미국 외부로 수출되어 기존의 수출 관리 및 국가 안보 규정이나 기밀 유지 명령을 위반할 가능성이 높아질 수 있다”고 언급24하였다.

따라서 특허 실무자는 AI 도구를 사용하기 전에 사용 약관, 개인정보 보호 정책, 사이버 보안 정책을 숙지하여 해외 출원 라이선스 및 수출 규정을 준수해야 할 것이다.


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37 C.F.R. § 5.11(c)

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USPTO Issues Guidance on AI Use to Patent Professionals — AI: The Washington Report, https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/54731/2024-04-18-uspto-issues-guidance-ai-use-patent-professionals-ai#page=1

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미국 특허청의 전자 시스템 정책 – 문서 제출에 인공지능이 사용되는 경우

특허 출원서를 제출하는 데 사용되는 기술이 현대화됨에 따라 USPTO의 자체 시스템도 현대화되었다. USPTO는 이번 지침을 통해 이러한 전자 시스템에 대한 액세스는 “여러 이용 약관의 적용을 받는다”라고 명시25하였다. USPTO 전자 시스템 액세스와 관련하여 승인된 액세스 권한을 초과하거나 이러한 이용 약관을 위반하면 연방법 및/또는 주법에 따라 형사 또는 민사 책임을 질 수 있다. AI 도구를 사용하는 실무자는 이러한 이용 약관에 따라 “AI 시스템은 USPTO.gov 계정을 만들 수 없다.”라는 점을 인지해야 한다. 또한 실무자는 계정을 얻기 위해 개인으로 등록한 후에 실제로는 인공지능이 이 계정을 사용하도록 해서도 안된다. 만약 실무자가 AI 시스템을 사용하여 USPTO에 문서를 제출하는 경우 컴퓨터 도구가 접근 권한이 없는 신청서의 서류 제출 또는 접근을 포함하여 승인된 접근 권한을 초과하지 않도록 해야 할 책임이 있다.

그림4. 특허청의 전자시스템은 USPTO.gov 계정으로 접속할 수 있다.26
고객에 대한 의무

USPTO 전문가 행동 규칙에 따라 실무자는 “고객에게 유능하고 성실한 대리를 제공”해야 한다. 37 CFR 11.101에 따라 특허 변호사/변리사는 “변론에 합리적으로 필요한 법률적, 과학적, 기술적 지식, 기술, 철저함 및 준비”를 갖추어야 한다27. 성실성 요건은 “특허 변호사/변리사는 고객을 대리할 때 합리적인 성실성을 가지고 행동해야 한다”고 명시하고 있다.

다시 말해, 특허 변호사/변리사는 고객을 합리적으로 대변하는 데 필요한 법률적, 과학적, 기술적 지식을 갖추고 있어야 하며, 이 요건을 충족하기 위해 AI에만 의존해서는 안된다.  


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Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office, https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/11/2024-07629/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent 

                26

사진 출처: USPTO’s EFS-Web: Patent electronic application filing, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Electronic%20Filing%20of%20Applications.pdf

                27
37 CFR § 11.101 A practitioner shall provide competent representation to a client. Competent representation requires the legal, scientific, and technical knowledge, skill, thoroughness and preparation reasonably necessary for the representation.
맺음말

미국 법무부나 연방거래위원회(Federal Trade Commission) 같은 많은 기관들은 인공지능 시대를 맞이하여 기존 규칙의 문제점을 파헤치고 새로운 규칙을 제정하는 등 활발한 논의를 이어 나가고 있다.28 모든 기관이 이처럼 활발한 논의를 하고 있는 것은 아니지만, 사회 전반에 걸쳐 변화는 조용히 진행되고 있으며 미국 특허청도 이번 4월 11일 지침을 보면 새로운 법률이나 규칙을 제정하는 대신 기존의 규칙을 인공시대에 맞추어 새롭게 적용하려고 하고 있다. 위에서 살펴본 바와 같이 특허청은 인공지능의 등장에 따라 여러가지 새로운 상황들이 등장할 것을 대비하고 있으며, 기존의 규칙을 어떻게 새로운 상황에 적용할지 이번에 그 방향을 밝혔다고 볼 수 있다. 미국 특허청은 이번 지침을 특허 심사 절차 매뉴얼에 통합하고 AI가 IP 시스템에 미치는 고유한 영향에 대해 지속적으로 연구할 것29이라 밝혔다. 특허 실무가들은 특허청이 앞으로 낼 지침에 대해서도 관심을 기울여야 할 것이며, 인공지능 사용 약관, 개인정보 보호 정책, 사이버 보안 정책도 숙지하여 유용한 도구인 인공지능을 사용하면서도, 법규와 규칙을 준수하여야 할 것이다.


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on Apr. 30. 2024

 


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4월 30일  시나브로 야학당 강의 장소 변경 안내

강의 장소: 머릿돌 교회 
Address:  435 River Rd. New Milford, NJ 07646

Time: 6시 45분까지 입실 요망

다시한번 불편을 끼치고 혼동을 야기해 죄송한 말씀 드립니다. 

머릿돌 교회 대강당에서 뵙겠습니다. 

시나브로 야학당 일동 

https://maps.app.goo.gl/hUHNdwyYByeD9Ydu9

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